Jurisprudencia


NOMBRES COMERCIALES

 

INDICE:

Conceptos generales:

Finalidad de su reconocimiento y protección

Sujeto legitimado para solicitarlo

Deber de inscribirlo para gozar de protección

Carácter distintivo (1)

Carácter distintivo (2)

Denominación de la naturaleza jurídica de la sociedad o empresa

Aplicación de normas previstas para las marcas

Empresa representante de casas extranjeras: Requisitos:

Denominaciones no inscribibles por razones intrínsecas:

Nombres descriptivos

Adjetivo calificativo del producto

Prohibición de utilizar adjetivos gentilicios

Indicación geográfica

Denominación de centros educativos

Denominaciones no inscribibles por derecho de tercero:

Nombre carente de novedad: Elemento principal previamente inscrito (1)

Nombre carente de novedad: Elemento principal previamente inscrito (2)

Similitud, gráfica y fonética

Semejanza ideológica con otro nombre inscrito

Constituido con nombre del titular del negocio

Extinción de la propiedad sobre el registro del nombre comercial:

Extinción de la propiedad sobre el nombre comercial

 


 

001 Finalidad de su reconocimiento y protección:

"El objetivo principal del nombre comercial en las actividades industriales y comerciales, es permitir a su propietario la posibilidad de formar una clientela y conservarla; el consumidor busca determinadas características, las mejores calidades y los precios más bajos y para poder orientarse en esa búsqueda necesita que como guía existan los nombres comerciales; es por afán de lucro que toda empresa o negocio desea acreditarse a base de producir lo mejor o de servir de la manera más eficiente y para lograrlo le es imprescindible contar con un nombre comercial como signo distintivo que le permita acreditarse ante esa eventual clientela, para que ésta lo considere como algo mejor que sus demás competidores; ante esas circunstancias, debe darse protección legal a los nombres comerciales y ésta consiste en impedir que puedan ser utilizadas por terceros o que puedan ser objeto de confusión; al hacerlo así, no sólo se beneficia al titular del derecho, sino también a los consumidores, lo cual explica por qué todo nombre comercial debe contener elementos característicos que permitan distinguirlo de los demás."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 58 de las 15,00 hrs. del 16 de octubre.

 

002 Sujeto legitimado para solicitarlo:

"sólo los propietarios de una marca, nombre comercial o señal de propaganda, pueden solicitar y obtener protección registral sobre ellos ".

1988. Sala Primera, No. 46 de las 15,30 h del 10 de agosto.

 

003 Deber de inscribirlo para gozar de protección:

"El nombre comercial es el nombre propio o de fantasía, la razón social o la denominación con la cual se identifica una empresa o establecimiento propiamente dicho, uno industrial, bien sea que se dedique a la prestación de servicios o a actividades agrícolas, pecuniarias, forestales, extractivas, de caza, construcción, transporte o cualquier otra análoga, adquiriéndose la propiedad del nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo por su inscripción en el Registro de la Propiedad industrial, Sección de Nombres Comerciales, en relación con las actividades a que se dedica la empresa o establecimientos definidos en la solicitud de registro y a las otras actividades directamente relacionadas o que le sean afines, debiendo las sociedades mercantiles, independientemente de su inscripción en el Registro Mercantil, inscribir su razón social o nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial para gozar de su protección."

1983. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera. núm. 6136 de las 9:35 hrs. del 10 de mayo.

 

004 Característica distintiva:

"El nombre comercial constituye un bien económico que forma parte del patrimonio de las empresas o de las sociedades comerciales, como uno de los bienes materiales o inmateriales que les pertenecen; para constituirse en ese valor, debe contener una característica importante: que sea posible identificarlo y diferenciarlo con facilidad de los nombres de otras empresas y negocios, es decir, debe ser un signo distinto; el nombre comercial no sólo recae sobre todo el patrimonio del negocio organizado como una unidad, sino además, sobre sus productos y es a la vez parte integrante de él; como valor, concede a su titular derecho a usarlo, a disfrutarlo y a disponer, por ello, para que pueda cumplir esa función tan importante debe ser exclusivo."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 58 de las 15,00 hrs. del 16 de octubre.

 

005 Carácter distintivo:

"Requisitos indispensables para que una denominación pueda servir de marca de nombre comercial, es el de que sea capaz de hacer distinguir los bienes o servicios así amparados, de los demás de su misma especie o clase; el objeto de la marca es individualizar productos y hacerlos distinguibles de otros; de manera que si la denominación propuesta es empleada de un modo general por el público, y carece de características distintivas, no puede ser adoptada como nombre comercial. pues es la designación bajo la cual un género de servicios es conocido; si pudiera ser apropiada como marca o nombre por un empresario, sus competidores no podrían servirse más de ese término, conocido y empleado por el público para designar las mercaderías o servicios, se produciría un indebido monopolio del léxico que es apropiado a toda la actividad de la marca; por otro lado, la denominación necesaria o genérica está en oposición al nombre de fantasía, basta que esta característica no concurra para que resulte impropio para ser usado como marca; cuando un nombre es la designación natural de un producto o servicio, tal nombre no puede inscribirse como marca."

1988. Sala Primera de la Corte, NO. 7 de las 10,00 h del 20 de enero.

 

006 Denominación de la naturaleza jurídica de la sociedad o empresa:

"Las denominaciones sociales y empresariales, independientemente de la inscripción en el Registro Mercantil, para gozar de la protección del nombre comercial, deberán inscribir su nombre o razón social, según proceda, en el hoy Registro de la Propiedad Industrial, y los aditamentos "S.A." "S.R.L" o "Ltda." no son nombre o distintivo ni razón social y tampoco nombre comercial de sociedades mercantiles ni de empresas individuales de responsabilidad limitada, ya que no son más que distintivos obligatorios para indicar la naturaleza de la sociedad o empresa, o sea que a un producto mal podría llamársele apellidándola "Sociedad Anónima", "Limitada" o "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada" como lo pretende la actora, porque llevaría a confusión entre el nombre del producto y la abstracción de la sociedad, puesto que el aditamento no es exclusivo de una específica empresa sino común a todas las de su clase."

1982. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, No. 5722 de las 10:55 hrs. del 24 de agosto.

 

007 Aplicación de normas previstas para las marcas:

"… a más de las prohibiciones para usar y registrar un nombre comercial contenidas expresamente también rigen las previstas para las marcas …, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de ambas instituciones."

1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 126 de las 16:45 hrs. del 16 de octubre.

 

008 Empresa representante de casas extranjeras: Requisitos:

"Exigir licencia de representante de casas extranjeras a una sociedad que tiene tal representación entre uno de sus objetos, pero que aún no ha cumplido el plazo mínimo de ejercer el comercio que la ley exige para otorgársela, no es un requisito indispensable para poder inscribir un nombre comercial, por lo que la prevención en ese sentido debe revocarse."

1986. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, No. 9030 de las 10.30 hs. del 4 de diciembre.

 

009 Nombres descriptivos:

"Si la marca que se pretende inscribir "Supero-Gas", no es nombre comercial lícitamente apropiado para identificar establecimientos dedicados al tráfico de gas, porque "supero" es la primera persona del presente indicativo del verbo "superar", yo supero, y superar significa sobrepujar, aventajar, vencer de manera que con "supero - gas" se está diciendo que el establecimiento aventaja, supera, y vence a cualquier otro en la línea del gas, siendo lo procedente confirmar la resolución recurrida que rechazó la solicitud de inscripción del referido nombre comercial."

1982. TRIBUNAL SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Sec. Primera, No. 5549 de las 10:00 hrs. del 4 de mayo.

 

010 Adjetivo calificativo del producto:

"Si … resulta prohibido usar e inscribir como marca los adjetivos calificativos y las frases descriptivas de los productos o mercancías y de sus cualidades, esas prohibiciones resultan aplicables en la especie en que se pretende inscribir el nombre comercial "ALEXA - Alimentos Exquisitos S.A.", del que ALEXA es su abreviatura, ya que el adjetivo EXQUISITOS describe y califica la calidad o cualidad de los ALIMENTOS, que fabrica y expende la empresa."

1981. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 126 de las 16:45 hrs. del 16 de octubre.

 

011 Prohibición de utilizar adjetivos gentilicios.

"I.- Vistos los agravios de la parte solicitante, no lleva razón el mismo, pues el nombre comercial propuesto, «Scotiabank» para identificar a una empresa dedicada a la actividad bancaria y financiera, no es un nombre de fantasía. Según el Diccionario … ciertamente «Scotland» se traduce como Escocia, pero «Scottie y Scottish» ambos significan: «Escocés, esa», por lo que se trata de la variación ortográfica de un gentilicio que identifica al natural de Escocia. Si bien no se detalla una prohibición expresa en el numeral 49 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, la prohibición se deriva de lo preceptuado por el artículo 58 ibídem, en relación con el 10 incisos i), j) y q) que en lo de interés dispone: «Artículo 10.&emdash;No podrán usarse ni registrarse …i) Los nombres técnicos o comunes de los …servicios …j) …y los adjetivos calificativos y gentilicios …q) Los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa procedencia… […]. En consecuencia, siendo patente la violación en que incurre el nombre comercial propuesto, pues además utiliza el vocablo «Bank» que se traduce como «Banco» precisamente para proteger una actividad bancaria y financiera, además de la variación ortográfica de Scottie como gentilicio de «Escocés, esa», todo lo cual puede inducir a error por indicar una falsa procedencia de tales servicios."

1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6555 de las 16.50 h del 30 de abril.

 

012 Indicación geográfica:

"Es de rigor la resolución del Registro de la Propiedad que declara sin lugar la gestión de inscripción del nombre comercial Hotel Alajuela Centro; en efecto, la formación del nombre comercial de referencia, utilizando el nombre propio de la ciudad, cuya provincia lleva el mismo nombre, se encuentra impedido por el inciso a ) del artículo 10, en relación con el 58 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, además de que conforme al artículo 7 del citado cuerpo normativo, dicho distintivo no puede calificarse como denominación novedosa para los efectos de usarlo para el propósito que se solicita en estas diligencias; lo anterior lo fundamenta también el hecho de que el nombre propio de una de nuestras más importantes ciudades, no puede ser objeto de inscripción como marca y apropiación particular con la exclusividad que ello implica."

1984. Tribunal Superior Ccntencioso Administrativo, Sec. Primera, núm. 7425 de las 9,45 hrs. del 27 de setiembre.

 

013 Denominación de centros educativos:

En diligencias para la inscripción de la denominación COLEGIO SAN AGUSTIN, se afirma:

"… resulta evidente la improcedencia de la misma, por dos razones principales, a saber: a ) La expresión colegio, reiteradamente se ha concluido que se trata de un vocablo de uso común, que describe centros o actividades de enseñanza, por lo que no es susceptible de apropiación marcaria ( ver al respecto la resolución número 38 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del veintidós de abril de mil novecientos ochenta y siete de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ); b ) porque San Agustín es el nombre de un doctor de la Iglesia Católica, razón por la que no es admisible lo pretendido. Por todo lo expuesto, este Tribunal estima que los argumentos aducidos por el señor director del Registro de la Propiedad Industrial tienen fundamento, … siendo de rigor confirmar la resolución apelada, máxime que lo esgrimido por el inconforme no logra variar en nada la línea de razonamiento expuesta [...]."

Ver resolución del mismo Tribunal, No. 1308 de las 10,20 h del 14 de setiembre de 1989 y de la Sala Primera de la Corte, No. 38 de las 16,45 h del 22 de abril de 1987.

1989. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Primera, No. 1306 de las 10,45 h del 14 de setiembre.

 

014 Nombre carente de novedad: Elemento principal previamente inscrito:

"La marca inscrita "Panda" está reproducida en el nombre comercial que se pretende inscribir "Tito Panda", en que lo característico y preponderante es la expresión "Panda", sin que el término antepuesto "Tito" lo convierta en suficientemente distinto; si a esto se agrega que dentro de la actividad del establecimiento cuyo nombre comercial se solicita, está la heladería, refresquería, repostería, en que es común el expendio de caramelos, confites, gomas de mascar y otros productos similares, artículos que están comprendidos por la marca ya inscrita, resulta evidente entonces que a la inscripción solicitada … se debe denegar su inscripción."

1983. Sala Primera de la Corte, núm. 77 de las 14:30 hrs. del 16 de diciembre.

 

015 Nombre carente de novedad: Elemento principal previamente inscrito:

"No ha existido errónea interpretación del verdadero alcance del nombre inscrito "Tienda Franco" y del que se desea inscribir "Calzado Franco", porque en ambos se usan palabras como Tienda y Calzado, que no son características y porque la palabra que podría ser característica, que es "franco", ya forma parte del nombre inscrito."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 58 de las 15,00 hrs. del 16 de octubre.

 

016 Similitud, gráfica y fonética

"Al estar registrado el nombre comercial de la "CENTRAL FARMACEUTICA LIMITADA", resulta legalmente inadmisible la inscripción de "CIFA FARMACEUTICI S.P.A." pues el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial prohíbe usar o registrar como nombres comerciales o elementos de ellos los que sean semejantes a los inscritos, de los cuales son titulares otras personas que se dedican a actividades similares, y es obvio que existe similitud gráfica y fonética, pues "CIFA" es una denominación casi igual a "CEFA", sin que pueda ser suficiente, para distinguirlas, el segundo elemento del nuevo nombre (FARMACEUTICI); desde luego que lo predominante es el vocablo corto y el llamativo "CIFA", de fácil pronunciación en español, y ese vocablo será el de uso más generalizado, produciéndose con ello confusiones."

1982. SALA PRIMERA DE LA CORTE, No. 29 de las 14:50 hrs. del 21 de abril.

 

017 Semejanza ideológica con otro inscrito:

"En la especie las dos sociedades tienen nombres parecidos: Corporación Internacional de Finanzas S.A. y Grupo Internacional de Finanzas ( Costa Rica ) S.A., las que se dedican a la misma actividad, operaciones financieras y para protegerlas, la primera tiene inscrito el nombre comercial Interfin y la segunda pretende inscribir Grupo Fininter; sin embargo, Interfin y Fininter son las siglas de cada sociedad, escritas a la inversa, por lo que se da entonces la semejanza ideológica que impide el registro que solicita la segunda."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 64 de las 16,20 hrs. del 26 de octubre.

 

018 Constituido con nombre del titular del negocio

"Es posible constituir un nombre comercial con el nombre del titular o participe del negocio, pero tal cosa no se puede hacer cuando produciría confusión con un nombre inscrito igual o similar, porque hay norma expresa que lo prohibe, pues si bien existe ese derecho para usar el nombre con los propósitos referidos, no es posible poderlo hacer en los casos en que ya está inscrito un nombre igual o semejante con el que se pueda causar confusión."

1984. Sala Primera de la Corte, núm. 58 de las 15,00 hrs. del 16 de octubre.

 

019 Extinción de la propiedad sobre el nombre comercial

"En efecto el inciso b) del artículo 55 del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, señala que el derecho de propiedad de un nombre comercial se extingue únicamente, por la desaparición, por cualquier causa jurídica, de la empresa que identifica, siendo una de ellas la no existencia de su establecimiento o bien de su actividad, lo que debe ser demostrado fehacientemente."

1997. Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sec. Tercera, Nº 6376 de las 11.00 h del 4 de abril.

 

 

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